4 июля 2015 | 01:14

КАК ЗАСТАВИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ

Такое название конференции по интеллектуальной собственности ОКЮР понравилось председателю Суда по интеллектуальным правам Людмиле Александровне Новосёловой.

В своём приветственном слове участникам конференции доктор юридических наук отметила, что интеллектуальная собственность недооценена и не хватает понимания, как заставить её работать, чтобы экономика государства развивалась как инновационная экономика. Поэтому «работающая интеллектуальная собственность» в стране - это, скорее, постановка цели, чем отражение действительности. Да и сами субъекты прав не знают, как использовать свои права на благо обществу и себе.

Людмила Александровна напомнила, что сегодня исполнилось 2 года, как создан Суд по интеллектуальным правам, который за это время выявил вопросы, требующие внимания и унификации в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Суд разрешает споры и размещает на сайте материалы заседаний, зарегистрирован Журнал Суда по интеллектуальным правам, в котором обобщаются вопросы применения норм.

Председатель призвала членов ОКЮР активно участвовать в чтении журнала и наполнять журнал материалами юристов-практиков.

Забегая вперёд, скажу, что все спикеры конференции – представители Росатома, РВК, Нестле, Юнилевера, Кока-Колы, Филип Морриса, Сквайр Паттон Боггз - с радостью согласились предоставить свои презентации для размещения в электронном журнале Суда по интеллектуальным правам.

Людмила Александровна сообщила, что около 50% дел Суда по интеллектуальным правам составляет аннулирование регистрации товарных знаков. Проблема в том, что наши правообладатели мало понимают, зачем им нужны товарные знаки.

То есть лицо регистрирует товарный знак, не понимая, что на него налагаются обязанность по его использованию для тех групп товаров, для которых он зарегистрирован. Суд вынужден прекращать регистрацию товарного знака, если лицо его не использует. Конечно, товарный знак будет считаться использованным не только если правообладатель применяет его сам, но и если он разрешает его использование третьим лицам. Возникает вопрос, только ли на основании лицензионного договора может быть использован в данном контексте товарный знак? Нет, полагает суд, основанием использованием может быть и другой вид договора, например, договор франчайзинга.

А можно говорить об использовании товарного знака под контролем правообладателя без всякого договора. Например, обсуждалась ситуация, когда головная компания холдинга - правообладателя контролирует использование товарного знака другими компаниями группы без договора, на честном слове. Суд по интеллектуальным правам полагает, что, несмотря на отсутствие формального лицензионного договора, происходит правомерное использование товарного знака под контролем правообладателя, так как это – холдинговая структура. при этом "контроль" может выражаться в согласии на использование и не обязательно требует осуществления контроля качества выпускаемой продукции.

К проблемам правоприменения относятся и регистрация описательных товарных знаков, например, «сухарик для сухарика», «бабочка для игрушек». Роспатент отказывает в таких случаях в регистрации, однако стороны не согласны и идут в суд.

Людмила Александровна рассказала, что стороны стали активно ссылаться на ст. 10 ГК о запрете злоупотребления правом и добросовестном поведении, хотя и ранее в рамках спора по интеллектуальной собственности нормы о добросовестности применялись, и ст. 10 bis Парижской конвенции об этом говорит. Однако достаточно и других норм, регулирующих подобные отношения, и участники спора, по-видимому, не знают о других основаниях, которые могли быть использованы в суде. Вообще много вопросов находится на рассмотрении суда, это и размещение интеллектуальной собственности в интернете, и другие.

Ольга Безрукова, партнёр, Squire Patton Boggs, и Сергей Трещёв, партнёр, руководитель практики судебных споров, Squire Patton Boggs, привели примеры неэффективного использования объектов интеллектуальной собственности. Они согласились с тем, что большинство споров происходят из-за неиспользования товарных знаков и дали практические рекомендации по формам и способам использования товарных знаков, направленные на снижение рисков аннулирования их регистрации по основанию неиспользования.

Главным доказательством использования товарного знака в судебном процессе является фактическое введение товаров (услуг) в хозяйственный оборот – неформальное присутствие товаров (услуг) на рынке. То есть суду нужно предъявить: финансовые документы, накладные, договоры, таможенные документы, и т.п.

Ольга поведала, что договоры (цепочка договоров) должны однозначно подтверждать факт использования товарного знака его владельцем независимо от количества лиц, участвующих в процессе использования и от характера их отношений.

Лицо, которое оспаривает регистрацию товарного знака по основанию его неиспользования должно предъявить доказательства заинтересованности). Заявка на регистрацию товарного знака, поданная в отношении спорных товаров (услуг), достаточным доказательством своей заинтересованности в регистрации товарного знака не является. Необходимо доказать действия и представить документы, фактически подтверждающие готовность и намерения лица производить товар, однородный спорному товару, причём заинтересованность должна быть доказана в отношении каждого оспариваемого товара (услуги).

Самое ужасное, подчеркнул С. Трещёв, когда обращаются с требованием об аннулировании регистрации товарного знака, уже производя аналогичную, однородную продукцию. Тем самым компания «подставляет» себя и ей угрожает взыскание компенсации за незаконное использование спорного товарного знака в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. При этом доказывать ничего особенного не нужно, компенсация рассчитывается на основе договоров поставки или дистрибьюции таких товаров.

Сергей Трещёв описал особенности судебных процессов, связанных с использованием товарных знаков. Одной из таких особенностей является активное способствование Суда по интеллектуальным правам заключению мировых соглашений между участниками спора в смысле Постановления Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 года №50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

Другой особенностью он назвал предоставление письма – согласия как одного из условий мирового соглашения, и указал последствия неосторожного обращения с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.

Далее Ольга Безрукова обратилась к проблемам использования изобретений, защищённых патентами.

Очень интересно прозвучали уроки одного судебного спора, касающегося объекта изобретения – фармацевтической композиции. Ольга призвала внимательно составлять формулу изобретения!

А С. Трещёв предупредил, что прежде, чем правообладатель пойдёт в суд, ему нужно убедиться в правовой чистоте своего патента.

Эксперты завершили содержательное выступление обзором защиты патентных прав в суде, отметив особенности патентных споров; нюансы проведения судебной экспертизы; процедуру обращения в палату по патентным спорам Роспатента; привлечение мнений специалистов, не являющихся судебными экспертами и значительную длительность судебных процессов.

После множества вопросов опытным консультантам дискуссия перешла в обзор способов использования интеллектуальной собственности ( ИС) в разных компаниях.

Так, руководитель проекта блока по управлению инновациями Госкорпорации Росатом Наталья Беленькая поразила всех рассказом об изменении значения интеллектуальной собственности в атомной отрасли. За последние несколько лет ИС стала значимым активом атомной отрасли, обеспечивающим достижение стратегических целей. Приведённая Натальей статистика сперва огорчила: только 0,38% НИОКР превращаются в IP!!!

Однако потом пошли хорошие новости. Если в 2010 году лицензионные договоры Росатома приносили 1 млн. руб., то в 2014 году они принесли корпорации 159 млн. руб, а в 2016 году доход от лицензионных договоров достигнет 600 млн. руб. Вот к чему привела новая модель управления интеллектуальной собственностью. Наталья буквально покорила всех подходом Росатома о вовлечённости в процесс эффективного использования ИС от руководства до всех подразделений компании.

Она щедро поделилась инструментами управления правами на РИД в Госкорпорации «Росатом». Вот они: Регулярное обучение и повышение; Политика по управлению ИС; ИСУПРИД; Продуктовый и проектный подход; Отраслевой центр компетенций по управлению ИС.

А когда Наталья подошла к структуре созданного Отраслевого центра компетенций по управлению интеллектуальной собственностью (IP-оператор), то всем хотелось уже взять Росатом за образец и следовать его опыту. IP- оператор занимается управлением технологиями отрасли, зарубежным патентованием, защитой IP при стратегических сделках, реализацией IP-политики в отрасли; управлением правами РФ на РИД и другими вопросами. Его деятельность ведёт в конечном счёте к увеличению капитализации компаний атомной отрасли.

Наталия Полякова, директор правового департамента РВК, уверена в практической возможности залога ИС и в будущности этого института. Своё выступление она посвятила размышлениям об использовании залога исключительного права, залога права по договору об отчуждении исключительного права, залога по лицензионному (сублицензионному) договору для коммерциализации ИС. С юмором Наталия отметила, что «у стартапера есть только почки и ИС, брать в залог почки противоречит этике, остаётся ИС для залога». Она рассмотрела виды ИС, которые могут быть заложены: авторское право легче заложить, а вот патент может быть оспорен. Самое большое количество проблем связано с залогом права на получение патента.

И вновь Наталия подняла тему, озвученную ею недавно на конференции ОКЮР с КС РФ о том, что 44-ФЗ противоречит части 4 ГК РФ и осуществить закупку, не нарушив его, невозможно.

Наталия порекомендовала обратиться к сайту РВК, на котором размещено много полезных материалов – от типовых форм до исследований по залогу и займу.

Закончила она оптимистичным заявлением о том, что залог ИС хотя и не заработает завтра, но необходимо уже сегодня делать «подушку безопасности» для создания условий реализации этого института.

Любовь Алимова, советник по интеллектуальной собственности Россия/Евразия, Нестле завоевала аудиторию своим энтузиазмом к работе и преданностью компании Нестле. Её яркий и глубокий доклад о том, как крупнейшая компания коммерциализирует ИС, изобиловал примерами. Любопытно, что стоимость бренда NESCAFE – ок.12 млрд USD, дороже, чем МОНА ЛИЗА. Нестле управляет портфелем, состоящим из 160 000 товарных знаков и промышленных образцов в более чем 200 странах мира!

Любовь рассказала, что Нестле придерживается территориального принципа защиты и перечислила необходимые действия по передаче прав на все РИД создаваемые на основе брендов по заказу компании (документ о передаче прав, акт приема - передачи); подтверждение создания и использования РИД: «Автор Служебное произведение» – «Агентство» – «Компания»; обязательное включение гарантий «чистоты передаваемых прав» со стороны Креативных Агентств в Договор с Заказчиком; персональная ответственность Креативных Агентств за знание рынка того или иного бизнес направления, его специфики и конкурентной среды.

Она предупредила, что лицензионные документы необходимо оформлять в реальном времени. В случае задержек – обязательное наличие «ретро – оговорки»: «Действие настоящего соглашения распространяется на отношения сторон возникшие …..», а особо следует проверить все слоганы, созданные и размещенные на упаковках / рекламных материалах Агентствами, на предмет не нарушения прав третьих лиц (зарегистрированные товарные знаки).

Завершила рассказом о том, как в Индонезии Нестле отказалась от выигрышной, но рискованной для имиджа, рекламной компании, поскольку для Нестле репутация дороже денег.

Продолжил выступления экспертов по ИС международных компаний Сергей Левин, юрисконсульт по товарным знакам Кока-Кола Экспорт Корпорейшн. Сергей поделился опытом Кока-Кола в управлении портфелем товарных знаков, при котором определяющим фактором стратегии регистрации товарных знаков служит маркетинговая стратегия компании для каждой страны/территории.

Сергей напомнил правила использования товарных знаков и обрисовал систему глобального учёта товарных знаков в компании, раскрыв регулярные процедуры по оценке защищённости знаков, периодический пересмотр знаков, включённых в лицензионный договор, ежегодная подготовка списка знаков, подлежащих продлению.

Впервые в конференции ОКЮР приняла участие судья Верховного Суда Российской Федерации Н.В. Павлова.

Судья отметила, что задача по формированию подходов по спорам в сфере ИС стояла и перед ВАС РФ. Уже там формировались тенденции, ориентированные на решения Европейского Союза, принимались значимые прецеденты, например, дело компании Кодак. Или дело по недобросовестной рекламе с участием компании Фольксваген, тоже аналог дела, БМВ, рассмотренного в ЕС.

За последние годы, благодаря работе СИП, возросло количество дел по ИС, примерно на 3-5%, это сбалансированный рост, ведь СИП формирует правовую определённость. С одной стороны, участники экономического оборота понимают, как свои права защищать, с другой, судебная практика может ориентироваться на прецеденты.

Основную часть споров по ИС в Верховном Суде РФ ранее рассматривала Коллегия по экономическим спорам, Коллегия по гражданским делам и немного Коллегия по административным спорам. Сейчас все дела по ИС рассматривает Коллегия по экономическим спорам, поэтому она видит всю картину. Коллегия по экономическим спорам является 2-ой инстанцией - высшей инстанцией страны по спорам с ИС. Задачу свою Коллегия по экономическим спорам видит в защите прав участников оборота и восстановлении баланса.

Президиум Верховного Суда выступает в роли экстраординарной судебной инстанции, когда должна быть доказана судебная ошибка.

Н.В. Павлова назвала некоторые проблемы, которые увидел Высший суд с августа 2014 года.

Проблема добросовестности. Судья отметила, что и до внесения изменений в ГК ВАС РФ уже принимал дела о недобросовестном поведении стороны. Этот срез суд видит в аспекте а) доказывания неиспользования товарного знака и б) злоупотребления со стороны того, кто никогда не производил товар со спорным товарным знаком. Низшие суды разделились. Одни считают, что компенсация возможна, поскольку есть зарегистрированное право на товарный знак. Другие видят злоупотребление стороны, которая регистрирует товарный знак и не использует его.

Н.В. Павлова привела и проблему соотношения товарных знаков и наименования мест происхождения. Рассказала о споре между товарным знаком Саров и местом происхождения товара (минеральной воды) Саров. Суд признал товарный знак, а месту происхождения минеральной воды Сарову было отказано в особых свойствах. Участники пытались дезавуировать решение Суда, обжалуя в Роспатент, тем самым продолжая своё недобросовестное поведение.

И еще проблема - по желанию стороны получить компенсацию за незаконное использование персонажа (речь идёт о нарушении права на произведение). Коллегия по экономическим спорам вынесла акт, наметив контуры складывающейся практики - в дальнейшем позиция будет эволюционировать в направлении нарушения права на персонаж или произведение в целом.

Судья также рассказала о готовящемся обзоре практики разрешения споров по ИС и ответила на вопросы. Мы надеемся продолжить обмен мнениями с судьями Верховного Суда.

Виталий Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности УК РОСНАНО, разработал концепцию конференции и выступил умелым модератором всего обсуждения.

А своё яркое выступление Виталий посвятил новеллам ГК, способствующим коммерциализации ИС.

Так, он рекомендовал использовать новые положения ГК, заключая договор между авторами как механизм снижения рисков; выстраивая систему закрепления права; определяя вознаграждения авторов в договоре и привлекать авторов к реализации РИДа.

Изменения в регулировании отношений с правообладателями Виталий назвал революционными, отметив возможность правообладателей заключить между собой договор о порядке распоряжения совместным правом (п. 3 ст. 1229); возможность определения порядка управления правом; возможность включения в состав новых правообладателей.

По словам эксперта, выбор инструмента открывает новые возможности распоряжения: так теперь доступны односторонние сделки как механизм предоставления использования объекта; открытые лицензии стали способом легализации инструмента.

Виталий обратил внимание, что сделка по предоставлению права может быть не только возмездной, но и безвозмездной, а оказание услуг появилось как альтернатива лицензированию.

Что касается залога прав, то расширились возможности залога прав; под вопросом залог будущих прав (ст. 358.1); залог права в отношении ИС – только с согласия должника (п. 3 ст. 358.2); а возможность перевода права на залогодержателя появилась по решению суда или на основании исполнительной надписи нотариуса (ст. 358.8).

Руководитель направления юридической службы, Юнилевер Русь Юлия Серебрякова посвятила своё выступление практике защита против «паразитических» товаров (look-a-likes).

Юлия назвала виды нарушений в системе Юнилевер:

• Контрафакты: копии товаров создают впечатление, что являются товарами оригинального производителя;

• Нарушения прав на товарный знак: использование схожих до степени смешения обозначений или элементов для продукции третьих лиц;

• Паразитические товары: внешнее сходство продуктов, имитация или копирование внешнего вида товаров;

• Незаконный импорт: незаконный импорт без согласия правообладателя;

• Параллельный импорт: Ввоз товара в страну, когда согласие правообладателя не требуется - не является нарушением прав.

Юлия предоставила практические рекомендации по предотвращению: необходима корпоративная система разработки инноваций, в которой учитываются вопросы IP; нужна регистрация товарного знака/получение патента, использование особых элементов дизайна; рекомендуется хранение информационных материалов о запуске новинок для целей доказывания даты введения товаров в оборот; требуется корпоративная система поиска паразитических товаров с привлечением всех функций компании: маркетинг, отделы продаж и качества, юридическая служба; рекомендуется разработка Процедуры по работе с паразитическими товарами и тренинги для сотрудников компании; необходимо согласовать внутри компании критерии оценки значимости нарушения: затраты на пресечение vs. объем паразитических товаров.

Для того, чтобы пресечь нарушения, в рамках внутренней процедуры необходимо разработать подход к обсуждению паразитических товаров с клиентами (резкие действия на практике приводят к негативным последствиям – прекращение/приостановление закупок); рекомендуется комплексный подход к пресечению нарушений и международное сотрудничество: обращение к продавцу, импортеру, иностранному изготовителю; необходимо рассматривать различные виды оснований претензии, например: нарушение прав на товарный знак, недобросовестная конкуренция, нарушение требований к маркировке; рекомендуется обучение сотрудников компании для получения необходимых доказательств: фото продукта на полке, образцы с чеком, данные о точках, предполагаемые объемы, дата начала продаж; при проведении опросов потребителей оцените несколько факторов: возможность перепутать, выбор в зависимости от цены и т.д.

В конце Юлия выразила надежду на то, что изменения в антимонопольное законодательство полностью запретят имитацию продукции.

Олеся Трусова, директор юридического департамента, Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг и Анна Севино, старший юрист Департамента по противодействию нелегальной торговле, Филип Моррис Интернэшнл образно представили практические примеры борьбы с контрафактом и иные действия по защите интеллектуальной собственности компании».

Олеся отметила, что Филип Моррис владеет 60 000 товарных знаков, из них 6 брендов в списке самых известных в мире. В 2008 году компании не без труда удалось отстоять свою инновацию от патентного троллинга. Сегодня патентная экспертиза проводится по существу, а не по форме, поэтому выиграть удалось бы легче.

Нелегальная торговля находится в ряду серьёзных проблем для бизнеса и для государства, которое недополучает налоги.

Анна представила предпосылки нелегальной торговли и рассказала, как Филип Моррис противостоит этому в мире и в России. Процесс борьбы с нелегальной торговлей состоит из трёх этапов: понимание, информирование и решения.

Все три этапа включают в себя конкретные эффективные действия.

Так, последний этап предусматривает анализ прецедентов; разработку и доведение до сведения властей предложений по поправкам в законодательство; усиление сотрудничества с правоохранительными органами и всесторонняя поддержка правоприменительной деятельности, направленной на борьбу с нелегальной торговлей; внесение товарных знаков компании в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности; оперативная подача заявлений о нарушении прав на товарные знаки; оказание технической поддержки государственным органам: перевозку, хранение и уничтожение изъятого контрафакта; активную поддержку судебных дел.

Внимание привлекает и работа с дистрибьютором – ключевым партнером в борьбе с нелегальной торговлей. Филип Моррис и дистрибьютор разделяют общий подход – внутренние правила и процедуры; работают с оптовиками – включают в договоры обязательства о противодействии нелегальной торговле; мониторят рынок; сотрудничают с государственными органами; организуют совместные тренинги и конференции и т.п.

Результатом такой работы стали возбуждённые уголовные дела, ликвидация контрафакта, закрытие нелегальных производств, ужесточение уголовной ответственности за незаконные действия.

Участники аплодировали всем спикерам, настолько они были хороши.

А один из уважаемых участников конференции, старший юрист крупной компании, написал мне после конференции сегодня:

«Александра Константиновна,

Хотел бы Вам сказать огромное спасибо за первоклассный форум!

Лишний раз убеждаюсь, что мероприятия ОКЮР – всегда захватывающие и особенные! При этом ОКЮР раз от раза повышает планку, а это признак высочайшего класса!

Из наблюдений на сегодня:

- драйв спикеров (!!!)

- нацеленность на интересы бизнеса (отметил обилие менеджерской информации, были вопросы о формуле принятия и стоимости решений)

- содержательная дискуссия

- отсутствие отягощенных юридических конструкций

- колоссальный обмен опытом (особенно компании FMCG)

- иностранные компании подтверждают лидерство и демонстрируют практики, отработанные годами и глобально».

Конференцию завершили на подъёме, решив продолжить обсуждение спорных вопросов судебной практики по делам об охране интеллектуальной собственности.